Tutti i prodotti o i servizi che utilizziamo, sono il risultato della lunga catena dell’innovazione, come per esempio un design nuovo che conferisce al prodotto un aspetto nuovo o delle migliorie che ne ottimizzano l’utilizzo. L’innovazione è il motore della nostra vita quotidiana, e per far sì che abbia successo nella nostra azienda, è necessario capire chiaramente quali possibilità ci offre la proprietà intellettuale. Oltre alla creatività e all’inventiva umana, anche la proprietà intellettuale (PI) è un elemento presente nella nostra quotidianità. A prescindere da quale sia il prodotto realizzato o il servizio erogato dalla propria azienda, vengono utilizzate forme diverse di proprietà intellettuale. Quindi è necessario prendere in considerazione in modo sistematico i passi necessari per proteggere, gestire e rafforzare la proprietà intellettuale, in modo da ricavarne i migliori risultati commerciali possibili.

Ecco un esempio di quanto sia comune il processo della PI: se si guarda una scrivania, sicuramente si vedrà una penna a sfera. Grazie alla straordinaria invenzione tutelata da un brevetto dell’ungherese László Bíró, le penne a sfera si possono trovare dovunque e possono contenere elementi che funzionano come un marchio registrato.

 

Gli strumenti per la tutela della proprietà intellettuale

Con la costituzione dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), le regole del business sono cambiate.

Le aziende di tutto il mondo, hanno compiuto degli sforzi e realizzato degli investimenti importanti, per costituire un quadro di riferimento particolare che permetta ai consumatori di determinare l’origine di un prodotto/servizio.

La Tabella 1 illustra il kit degli strumenti per la tutela della proprietà intellettuale. Ogni strumento tutela un aspetto specifico della creazione intellettuale. Tranne che per il copyright (regolato dalla Convenzione di Berna), i diritti della proprietà intellettuale, sono territoriali ed è quindi necessario registrarli nel paese in cui si desidera farli valere. Tuttavia, se combinati in modo strategico, gli strumenti di tutela, aiutano a costruire delle barriere di protezione formidabili che godono di una forte applicabilità.

 

Categoria della PI	Tipo di tutela della PI
Prodotti e processi innovativi	Brevetto, segreto industriale e modello di utilità
Opere culturali, artistiche e letterarie, software e database	Copyright e diritti collegati
Design, incluso quello tessile	Diritti del disegno/modello industriale
Segni distintivi	Marchi registrati, marchi collettivi, marchio di certificazione, indicazione geografica
Microchip	Design del layout di circuiti topografici integrati
Denominazione di qualità dei beni	Indicazione geografica
Informazioni aziendali riservate di tipo commerciale o tecnico	Segreto industriale

Tabella 1 – Strumenti per la tutela della proprietà intellettuale

 

Perché tutelare la proprietà intellettuale

Prima o poi, molte piccole e medie aziende (PMI), saranno presenti in più di un mercato per vendere prodotti/servizi, per concedere la licenza/franchising dei diritti della proprietà intellettuale (PI) e il know-how al di là delle frontiere nazionali. I diritti della PI sono tuttavia territoriali, ossia sono tutelati solo nello stato o nella regione in cui è stata richiesta e conferita la tutela. La tutela della PI nei mercati d’esportazione, è quindi cruciale per beneficiare all’estero degli stessi vantaggi, goduti nel mercato interno. È necessario presentare la domanda per la tutela della PI con largo anticipo in tutti i paesi, in cui probabilmente si esporterà o si concederà la licenza del proprio prodotto o servizio nel futuro immediato.

 

A prescindere dal prodotto realizzato o dal servizio erogato dall’azienda, è possibile creare ed utilizzare diverse forme di proprietà intellettuale. Si deve pertanto prendere sistematicamente in considerazione i passi necessari per proteggere, gestire e rafforzare la proprietà intellettuale, in modo da ricavarne i migliori risultati commerciali possibili.

 

Se si è adoperato l’ingegno ed è stato speso del denaro nello sviluppo di prodotti innovativi, e si desidera evitare che altri approfittino dei frutti dei propri sforzi, allora è necessario prendere in considerazione l’utilizzo degli strumenti per la tutela della proprietà intellettuale.

 

Un sistema di tutela della proprietà intellettuale, efficiente ed equo, può aiutare tutti gli stati a sviluppare il potenziale della proprietà intellettuale, intesa come uno strumento potente per lo sviluppo economico ed il benessere socio-culturale. Il sistema della tutela della proprietà intellettuale trova il giusto equilibrio tra gli interessi dell’innovatore e quelli del pubblico, offrendo un ambiente in cui la creatività e l’inventiva possono prosperare, a vantaggio di tutti.

 

Quando utilizzare gli strumenti per la tutela della proprietà intellettuale

Dal momento in cui un’azienda possiede un’idea potenzialemente innovativa, è indispensabile che l’idea o il concetto resti segreto. Questo significa che le informazioni relative alla creazione dell’idea, devono essere tutelate attentamente, in quanto costituiscono un segreto industriale.

Non tutte le idee, economicamente fattibili, possono o saranno brevettate, di qui l’importanza di considerarle come segreti aziendali, soprattutto nella fase iniziale.

Se un’idea porta a un’invenzione brevettabile, per tutelarla bisogna scegliere tra la strada del segreto aziendale e quella della brevettazione. Questo tipo di decisione dovrebbe essere una decisione aziendale strategica, da prendere nella fase finale dello sviluppo, quando tutti i requisiti della brevettabilità sono soddisfatti. La scelta dipende dalla natura dell’invenzione, dal potenziale di business, dalla concorrenza, da quanto sia facile riprodurla e dalla capacità dei concorrenti di utilizzarla nell’ingegneria inversa a partire dal prodotto finale. Qualunque sia la decisione finale, l’idea deve essere protetta, inizialmente come un segreto industriale, per riservarsi la possibilità di brevettarla in una fase successiva. Persino dopo averla brevettata, parte di un’idea può restare un segreto industriale.

 

Se utilizzata in modo efficace, la proprietà intellettuale è uno strumento importante per creare nelle menti dei clienti attuali e di quelli potenziali, un’immagine della propria attività, e per posizionare la propria azienda nel mercato. I diritti della PI, associati ad altri strumenti di marketing (come per esempio la pubblicità ed altre attività di promozione delle vendite), sono fondamentali per:

• Differenziare i prodotti/servizi e renderli facilmente riconoscibili;
• Promuovere i prodotti/servizi e creare una clientela fedele;
• Diversificare la strategia del mercato in base ai diversi gruppi-target;
• Promuovere nei mercati esteri i prodotti/servizi.

 

Come utilizzare gli strumenti per la tutela della proprietà intellettuale

 

Brevetti	Tutelano le invenzioni che sono nuove, non ovvie ed utili. I brevetti hanno una durata ventennale dalla data in cui vengono presentate le specifiche complete.
Marchio registrato e marchio di servizio ® ™	Tutelano i marchi distintivi, come le parole e i simboli, compresi i nomi di persona, le lettere, i numeri, i loghi, i disegni in 2D o 3D o una combinazione di questi elementi, che servono a distinguere i beni o i servizi che vengono commercializzati. In alcuni paesi, anche i suoni e gli odori distintivi, possono essere registrati come marchi. Questi marchi possono essere rinnovati continuamente di volta in volta.
Registrazione dei disegni e modelli industriali	Tutela le caratteristiche nuove e non funzionali della forma, della configurazione, della struttura, della decorazione o della composizione delle linee o dei colori applicati a qualsiasi articolo, sia in forma bidimensionale che tridimensionale, o in entrambe le forme da qualsiasi processo o strumento industriale che sia manuale, meccanico o chimico, separato o combinato. Nell’articolo finito vengono percepite e giudicate solamente a livello visivo. Questa registrazione ha una scadenza determinata (dura 10 anni e poi è rinnovabile per altri dieci).
Copyright ©	Tutela le opere creative di tipo musicale, letterario, artistico, le conferenze, le opere televisive/radiofoniche/teatrali, le riproduzioni artistiche, i modelli, le fotografie, i software, ecc. Dura finchè l’artista è in vita e nei settanta anni successivi alla sua morte.
Design del layout per i circuiti integrati	La tutela dei microchip non comprende solo il circuito integrato, ma anche gli articoli in esso incorporati. Ha durata decennale.
Indicazione geografica	Tutela i nomi tipici dei beni, la cui origine o produzione è riconducibile al territorio di un paese, di una regione o di un’area geografica e per i quali una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche dipendono fondamentalmente dall’origine geografica. Inizialmente ha una durata di dieci anni, che può essere rinnovata.
Segreti industriali e informazioni riservate	La tutela delle persone e degli enti, relativa alle informazioni che secondo la legge sono in loro possesso, affinchè queste informazioni non vengano svelate, acquisite o utilizzate da altri senza il loro consenso, in modo contrario alle pratiche commerciali. Finchè l’informazione sarà riservata avrà un valore commerciale in quanto segreta.
Procedure competitive in licenze contrattuali	La tutela contro l’incorporazione delle clausole restrittive nelle licenze d’uso, come le condizioni di cessione esclusiva, o le condizioni che ne ostacolano la validità e la coercitività della licenza d’uso, ecc. Possono avere un impatto negativo sulle attività commerciali e impedire il trasferimento tecnologico.

 

I costi degli strumenti della PI, possono variare molto da paese a paese, ma sostanzialmente si possono suddividere in quattro categorie:

 

• I costi relativi alle spese per presentare domanda, e altre tasse legali, pagate agli uffici brevetti e marchi, regionali o nazionali;
• I costi relativi ai professionisti/legali, che prestano consulenza nella stesura della domanda;
• I costi di traduzione. Tali costi sono necessari, solo quando si cerca di tutelare la PI all’estero, dove la lingua ufficiale è diversa da quella della domanda, che è stata preparata e che può dimostrarsi difficile, soprattutto se il linguaggio è estremamente tecnico;
• I costi dovuti agli uffici brevetti, per conservare le domande ed i brevetti. Tali spese vengono sostenute solitamente ad intervalli regolari (per esempio, annualmente o con cadenza quinquennale) al fine di conservare la domanda o il brevetto.

 

Una prospettiva aziendale della tutela della PI è essenziale e si devono prendere in considerazione molti fattori per utilizzare il sistema in modo efficace. Questo sistema si dovrebbe basare su una politica istituzionale della proprietà intellettuale, che sia solida e ben strutturata, e che sostenga e si integri nella mission del business aziendale. Il sostegno istituzionale, in merito alle questioni relative alla tutela della PI, e la consapevolezza dei singoli, sono imperativi per la gestione dell’innovazione.

 

I vari passi verso l’uso dei diritti connessi alla tutela della PI in azienda sono:

• La creazione di innovazioni dal valore aggiunto;
• L’individuazione di tali innovazioni;
• La tutela tempestiva attraverso l’uso di strumenti diversi.

 

Si possono utilizzare questi diritti della PI, nei vari paesi a cui l’azienda è interessata, attraverso un uso migliore degli accordi internazionali, sfruttando i diritti della tutela della PI nei prodotti/processi/servizi, rafforzandoli di fronte alle contraffazioni e/o trasferendoli attraverso le cessioni, creando i diritti attraverso la licenza d’uso, vendendo i segreti aziendali come know-how, ad un prezzo adeguato o persino scambiando i diritti con le licenze incrociate e, in molti casi, acquisendo i diritti da altri, per rafforzare il proprio portfolio ed assicurarsi la libertà d’uso, ecc. La relazione tra la tutela strategica della PI e i ricavi di un’azienda, è stata dimostrata soprattutto attraverso la correlazione tra l’attività di brevettazione e il volume d’affari di varie aziende.

 

I brevetti ed i marchi registrati, sono diritti territoriali che sono conferiti in un paese determinato, e che hanno una durata definita (per esempio venti anni), contrariamente alla durata del copyright, che si protrae cinquanta anni dopo la morte del suo autore.

 

Gli accordi di riservatezza

Gli accordi di riservatezza che rappresentano un metodo formale per tutelare i segreti industriali. Questo paragrafo è basato sui documenti dell’Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) relativi agli accordi di riservatezza.

La legge, che tutela le informazioni aziendali riservate (o segreti industriali) in tutto il mondo, è molto varia.

 

Cosa si può tutelare?

Tutte le aziende hanno dei segreti. Alcuni sono di natura tecnica, come le specifiche dettagliate del processo di produzione, altri sono relativi all’azienda, come per esempio l’elenco dei nominativi e degli indirizzi dei clienti, che potrebbero essere utili ad un concorrente. Alcuni possiedono un valore immenso, come per esempio la ricetta della Coca-Cola, mentre altri hanno un valore minore. Alcuni sono semplici o ridotti persino ad una parola, come il nome dell’azienda-obiettivo da assorbire, altri sono complessi, come i dettagli del piano di una campagna promozionale. Il fattore comune è che tutti possono essere tutelati.

Negli ultimi anni, molti paesi hanno introdotto delle leggi sulla tutela delle informazioni aziendali riservate, secondo le linee proposte dall’Accordo TRIPS (Accordo sui diritti di Proprietà Intellettuale relativi al commercio), che stabilisce la tutela delle informazioni:

• Le informazioni devono essere segrete, ossia non devono né essere diffuse, né essere accessibili a persone non autorizzate;
• Per essere segrete devono avere un valore commerciale;
• Il proprietario deve compiere i passi necessari per mantenerle segrete.

L’aspetto più importante per le PMI, è avere una conoscenza di base e delle regole interne pratiche, per far sì che le informazioni restino confidenziali e mantengano il proprio valore.

Un fattore importante nella tutela è un controllo adeguato della gestione. I manager dovrebbero limitare l’accesso ai segreti aziendali, solo al personale che ha bisogno di conoscere queste informazioni. La perdita maggiore delle informazioni riservate, si verifica quando un dipendente si trasferisce in un’altra azienda, appartenente allo stesso settore di quella che ha lasciato. Se necessario, è importante anche contrassegnare i documenti con una parola, come ad esempio “riservato”, ma bisogna evitare di commettere l’errore di contrassegnare tutti i documenti, poichè in questo modo perderebbero il loro significato reale e verrebbero ignorati. Possono essere necessari altri tipi di tutela, come per esempio l’introduzione delle password per accedere alle informazioni.

 

La condivisione di un segreto: l’accordo di riservatezza

In un’azienda normale, a volte è necessario condividere un segreto con un’altra azienda. Un produttore potrà aver bisogno di realizzare su un prototipo dei test specializzati, e non desidererà che i concorrenti conoscano i dettagli del nuovo prodotto. Un’azienda di assemblaggio, potrebbe voler sapere se un fornitore riesce a soddisfare le nuove specifiche competitive, che gli consentiranno di avere un vantaggio commerciale immediato, ma non vorrà che nessun altro utilizzi tali specifiche. In entrambi gli esempi, il proprietario dovrà perdere l’esclusività sia del prototipo che della nuova specifica, ma naturalmente desidererà mantenerne il controllo.

La soluzione, consiste nel far firmare all’azienda alla quale verranno svelate le informazioni segrete, un accordo di riservatezza, chiamato anche accordo di non divulgazione.

 

Accordi di riservatezza bidirezionali

A volte, il flusso delle informazioni è bidirezionale, in quanto entrambe le parti rivelano informazioni riservate, come per esempio quando si costituisce una joint venture. Il modello di riservatezza monodirezionale può essere utilizzato anche in questo caso con alcuni piccoli cambiamenti.

 

Quando utilizzare gli accordi di riservatezza

Le aziende non dovrebbero utilizzare l’accordo di riservatezza troppo spesso. Il modo migliore per mantenere il segreto, sarà sempre quello di non svelarlo a nessuno. Se è davvero necessario condividere un segreto, bisogna svelare solo la parte necessaria per raggiungere un obiettivo commerciale. A volte sono necessarie solo delle linee generali, anche se per la valutazione tecnica dovranno essere esaminati tutti i dettagli del know-how.

A volte, un accordo di riservatezza è valido per un determinato periodo di tempo, al termine del quale le informazioni verranno svelate e l’accordo cesserà. Questo accordo è utile per le questioni tecniche complesse nella fase di costituzione di una joint venture (JV), sebbene in questo caso potrebbe essere necessario un accordo a parte.

Inoltre è necessario scegliere attentamente il partner con cui fare l’accordo, sei sicuro di riuscire a mantenere il segreto?

Uno dei punti deboli della tutela legale dei segreti, è che una volta che sono stati pubblicati in qualsiasi forma, non possono ritornare ad essere segreti. Anche se il proprietario del segreto si rivolge alla Corte, e riceve un risarcimento per il danno subito, non sarà mai come mantenere le informazioni riservate. I concorrenti saranno liberi di utilizzare i segreti che hanno acquisito con fatica. Quindi la best practice è di assicurarsi che innanzitutto il segreto venga mantenuto.

Questo riepilogo sulle informazioni confidenziali (cosa sono e in che modo possono essere tutelate) si basa sul diritto inglese. Tuttavia, i principi del diritto inglese in questo contesto, possono essere applicati positivamente in molti altri paesi.

 

Esempio di utilizzo degli strumenti per la tutela della proprietà intellettuale

Trasformare una controversia sulla PI in un’opportunità di business, come riportato sul sito dell’OMPI

L’esempio riporta il caso di una piccola oreficeria a Chikpet, presso Bangalore, nel sud dell’India, nello stato di Karnataka. Nel corso degli anni, l’orefice, aiutato dal figlio, ha creato nuovi disegni, ha realizzato nuovi gioielli e li ha venduti direttamente ai clienti. Un giorno, mentre stava percorrendo un’esclusiva strada, nel centro di Bangalore, si fermò davanti ad una famosa gioielleria di un grande gruppo industriale indiano, e fu sorpreso nel vedere che i gioielli della vetrina si basavano su alcuni dei suoi disegni originali.

L’orefice rimase pietrificato e non seppe cosa fare, mentre il figlio decise di agire e si rivolse ad un legale di Bangalore, specializzato in tutela della proprietà intellettuale. Sebbene l’orefice non avesse registrato i nuovi disegni, secondo la legge indiana che regola la materia, fu in grado di presentare all’avvocato, una serie di fogli con gli schizzi e i disegni (protetti automaticamente dal copyright), che aveva realizzato anteriormente rispetto ai disegni in questione, e che indicavano in modo chiaro l’evoluzione di tali disegni.

Una lettera di diffida fu spedita al grande gruppo industriale indiano, che in risposta, sostenne che di non essere in malafede, e che i disegni erano stati creati dai propri dipendenti senza copiare, e che il tutto era casuale.

Quando ricevette questa risposta, il figlio dell’orefice si recò al registro delle vendite. Qui fu in grado di individuare i dettagli della vendita del grande gruppo industriale indiano, che aveva acquistato da loro alcuni pezzi e li aveva distribuiti come regali per il nuovo anno. Ciò si rivelò essere una prova schiacciante, e il grande gruppo industriale indiano, si mise d’accordo per risolvere la questione senza ricorrere alla corte. In quanto parte dell’accordo, l’orefice ricevette un pagamento in un’unica soluzione. Fu anche stabilito che il grande gruppo industriale dovesse smettere di produrre questo articolo e che per i successivi cinque anni dovesse rifornirsi del prodotto dall’oreficeria.

 

Questo caso di studio, offre una serie di spunti interessanti. Innanzitutto dimostra l’importanza di conservare le prove utili di qualsiasi disegno, bozza e transizione aziendale, che possa essere utilizzata come prova in futuro, in caso di una controversia sulla PI. Bisogna ammettere che il caso sarebbe stato più semplice, se l’orefice avesse registrato i propri disegni, secondo la legge indiana. Tuttavia, poiché l’orefice aveva conservato i disegni dei gioielli in questione, in modo sistematico (datati, numerati, firmati e adeguatamente archiviati) e aveva registrato le vendite in modo adeguato nel registro delle vendite, è stato possibile dimostrare che la grande azienda aveva acquistato in passato gli articoli in questione e il caso si è dimostrato a favore dell’orefice. In secondo luogo, il caso prova l’importanza dell’affidarsi ai consigli di un esperto in materia di PI. Terzo, dimostra in che modo una controversia sulla PI possa trasformarsi in un’opportunità aziendale, poichè la grande azienda è diventata cliente importante della piccola oreficeria.

 

Riepilogo dei punti chiave

La proprietà intellettuale, è uno strumento per lo sviluppo economico, sociale e culturale di tutti i paesi. È di vitale importanza sapere come poterla utilizzare e tutelare in modo efficace.

La proprietà intellettuale, si riferisce alle creazioni dell’inventiva umana: le invenzioni, le opere letterarie ed artistiche, i simboli, i nomi, le immagini e i disegni utilizzati in ambito commerciale.

Per una PMI e per la sua innovazione, è fondamentale, sia tutelare la PI, sia scegliere in modo adeguato con quali dipendenti o partner condividere le innovazioni e i segreti aziendali.

Se si desidera essere presenti nei mercati esteri, è necessario essere a conoscenza delle norme internazionali e delle diverse norme che regolano la brevettazione.

 

 

Link per approfondimenti

https://www.wipo.int/about-ip/en/

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en

https://euipo.europa.eu/knowledge/?lang=it

 

Se vuoi altre informazioni contattaci a: patlib@t2i.it

IP Enjoyer è un progetto co-finanziato nell’ambito del programma EUIPO Ideas Powered GR/003/23.